richtlijnen weigering

Nieuwe Richtlijnen weigering van merken gepubliceerd

Onlangs heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (ook wel afgekort tot “BBIE” en in het Engels: Benelux Office for Intellectual Property of “BOIP”) nieuwe richtlijnen gepubliceerd over de zogenaamde ‘absolute weigeringsgronden’. Kort gezegd, zijn dit de richtlijnen op basis waarvan je merk niet wordt ingeschreven, omdat het niet aan de daarvoor gestelde vereisten voldoet. Belangrijk dus als je erover nadenkt om een aanvraag voor een merkinschrijving te doen!

Zoals het BOIP zelf in het begeleidend bericht bij de richtlijnen aangeeft, is het geen wijziging van of toevoeging aan de oudere richtlijnen, maar een compleet nieuwe set.

Handleiding weigering

De richtlijnen kan je zien als een handleiding voor ‘de gebruiker’ van de diensten van BOIP. Doorgaans zijn dat natuurlijk mensen die een merk willen inschrijven of daar informatie over zoeken. Het BOIP informeert over de gang van zaken en hoe merken worden beoordeeld aan de hand van de absolute weigeringsgronden. De richtlijnen weigering geven daarbij ook tips over hoe je weigering van een merk kunt voorkomen.

Richtlijnen voor procedure en formaliteiten

Het eerste deel van de richtlijn gaat in op de procedure en formaliteiten. Hierin worden essentiële tips gegeven over hoe je weigering voorkomt. Het BOIP wijst vooral op het kiezen van de juiste klasse en waren en diensten. Weigering voorkomen is van levensbelang voor je merkaanvraag. Weigering betekent namelijk; geen merk en centen weg. Goed om even grondig door te lezen dus, ook als je nog geen merk wil registeren, maar al wel bezig bent met het uitbouwen van je ‘brand’. Al het marketingbudget wat je er nu instopt, zou weleens voor niets kunnen zijn geweest als er al een merk bestaat dat gelijk is of lijkt op jouw ‘brand’.

Vervolgens worden de procedure rondom de toetsing/weigering van een merk uiteengezet, waaronder de stappen, termijnen en bijvoorbeeld de inhoud van bezwaarschriften.

Absolute weigeringsgronden

De kern van de richtlijnen weigering bevindt zich in het tweede deel van het document van het BOIP. Dat deel gaat namelijk in op de absolute weigeringsgronden zelf. Hier wordt na de uitgangspunten, per grond uitgelegd wat deze inhoud. Het BOIP geeft verder ook praktische voorbeelden, waardoor je makkelijk vergelijkingen kunt maken.

Meest opvallende wijzigingen uit de richtlijnen weigering

De structuur van de richtlijnen is veranderd. De gronden worden artikelsgewijs afgegaan aan de hand van artikel 2.2bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE). BBIE, BOIP, BVIE, volg je het nog? De wet kort ik hier af als BVIE.

Artikel 2.2bis lid 1 sub a BVIE

Nieuwe vormen van mogelijke merken zijn opgenomen en worden toegelicht. Zo kunnen buiten woord en beeldmerken nu ook vormen, kleuren, geluid, patronen, beweging, multimedia en hologrammen als merk worden geregistreerd. De vastlegging hoeft niet meer enkel cryptisch, maar kan nu ook door middel van een elektronisch format. Helemaal 2020 dus.

De lijst van mogelijke merken/tekens is daarbij ook nog is niet-limitatief. Dat betekent dat er dus nog meerdere mogelijkheden zijn. Toch wordt er ook opgemerkt dat er wel tekens zijn die geen merk kunnen vormen. Zo blijven bijvoorbeeld geur- en smaakmerken uitgesloten.

Nu de nieuwe merken nog weinig/geen jurisprudentie kennen zal de omgang met en de beoordeling van deze merken zich nog moeten uitkristalliseren. Jurisprudentie is tot nu toe vooral gericht op vormen, kleuren en slogans.

Artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE over de vorm of ander kenmerk

Aan grond e is toegevoegd ‘of ander kenmerk’. Er wordt dus niet meer alleen gelet op de vorm die:

(i) door de aard van de waar wordt bepaald, dan wel

(ii) noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst of

(iii) een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Maar ook andere kenmerken kunnen een rol spelen. Voorbeelden die hierbij worden genoemd zijn een rode zool en een bepaald patroon op kleding. Aangezien hier ook nog geen (vaste) jurisprudentie voor is, stelt het BOIP bij de toetsing op deze grond zich conservatief op.

Artikel 2.2bis lid1 sub h BVIE

Moeten merken die vlaggen, wapens en andere officiële tekens en emblemen van landen of internationale organisaties bevatten worden geweigerd of nietig verklaard worden? Ook hiervoor worden in de richtlijn voorbeelden gegeven wanneer het gebruik hiervan wel/niet is toegestaan. Ik bespreek dat hier niet, want ik vermoed dat dat voor jou wat minder relevant is.

Artikel 2.2bis, lid 1, sub i, j k en l BVIE over merken die van inschrijving zijn uitgesloten wegens strijd met verdragen over geografische of productaanduidingen; “agri”-bescherming

Ook mag er niet zomaar een geografische naam of productaanduiding worden gebruikt. Sommigen hiervan zijn namelijk beschermd. De richtlijn zet uiteen wanneer dit wel mogelijk is en verwijst naar bruikbare databases.

Wanneer je een merk hebt/wilt inschrijven is de richtlijn handig om er even bij te pakken. Je kan informatie vinden over hoe het merk zal worden getoetst. Daarbij kan je zelf al kijken of je merk voldoet en hoe je het anders zou kunnen verbeteren.

Vragen over merken of de richtlijnen weigering?

Meer informatie over merkrecht, staat hier. Heb je vragen of wil je dat ik je help met het inschrijven van je merk? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

    Dit artikel is geschreven door Sander Petit en studentstagiaire Joëlla Klink.

    Petit Legal